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《專利優(yōu)先審查管理辦法》律師解讀及提示

發(fā)布日期:2017-08-29    來源:  瀏覽次數(shù):2231
核心提示:《專利優(yōu)先審查管理辦法》律師解讀及提示
  

隨著創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略的深入實施和知識產(chǎn)權強國建設的持續(xù)推進,市場主體對專利申請的熱情日益高漲,根據(jù)國家知識產(chǎn)權局公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2016年底,我國國內(nèi)發(fā)明專利擁有量達到110.3萬件,首次突破100萬件,是繼美國和日本之后,世界上第三個國內(nèi)發(fā)明專利擁有量超過百萬件的國家。然而,專利申請量的迅速攀升也同時帶來一個無可避免的問題:專利審查周期延長、申請人時間成本過大。

為解決專利審查周期過長的問題,國家知識產(chǎn)權局于2017年6月27日制定了《專利優(yōu)先審查管理辦法》(以下簡稱“管理辦法”),管理辦法自2017年8月1日起施行。該辦法將對我國專利審查制度產(chǎn)生較大影響,并將在一定程度上影響專利侵權訴訟的進程,現(xiàn)律師對該辦法做簡要解讀并提出相應建議與提示,以供參考。

本辦法主要亮點

國家知識產(chǎn)權局曾于2012年6月19日公布《發(fā)明專利申請優(yōu)先審查管理辦法》,該辦法主要是解決發(fā)明專利審查周期過長的問題。與該辦法相比,本次2017年8月1日施行的管理辦法有以下主要亮點:

(一)、擴大了專利優(yōu)先審查的范圍

《發(fā)明專利申請優(yōu)先審查管理辦法》第二條規(guī)定:國家知識產(chǎn)權局根據(jù)申請人的請求對符合條件的發(fā)明專利申請予以優(yōu)先審查。即只有發(fā)明專利才可申請優(yōu)先審查。而本管理辦法擴大了可以優(yōu)先審查的專利類型,根據(jù)本管理辦法第二條規(guī)定:下列專利申請或者案件的優(yōu)先審查適用本辦法:(一)實質審查階段的發(fā)明專利申請;(二)實用新型和外觀設計專利申請;(三)發(fā)明、實用新型和外觀設計專利申請的復審;(四)發(fā)明、實用新型和外觀設計專利的無效宣告。 可以看出,優(yōu)先審查的專利類型由原來的發(fā)明專利擴大到了發(fā)明、實用新型和外觀設計專利申請;并且優(yōu)先審查的時間階段也由原來的申請階段擴大到了申請、復審和無效階段。因此,該管理辦法擴大了專利優(yōu)先審查的范圍。

(二)、擴大了優(yōu)先審查的專利適用條件

《發(fā)明專利申請優(yōu)先審查管理辦法》第四條規(guī)定:可以予以優(yōu)先審查的發(fā)明專利申請包括:(一)涉及節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等技術領域的重要專利申請;(二)涉及低碳技術、節(jié)約資源等有助于綠色發(fā)展的重要專利申請;(三)就相同主題首次在中國提出專利申請又向其他國家或地區(qū)提出申請的該中國首次申請;(四)其他對國家利益或者公共利益具有重大意義需要優(yōu)先審查的專利申請。

根據(jù)本管理辦法第三條規(guī)定, 有下列情形之一的專利申請或者專利復審案件,可以請求優(yōu)先審查:(一)涉及節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車、智能制造等國家重點發(fā)展產(chǎn)業(yè);(二)涉及各省級和設區(qū)的市級人民政府重點鼓勵的產(chǎn)業(yè);(三)涉及互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等領域且技術或者產(chǎn)品更新速度快;(四)專利申請人或者復審請求人已經(jīng)做好實施準備或者已經(jīng)開始實施,或者有證據(jù)證明他人正在實施其發(fā)明創(chuàng)造;(五)就相同主題首次在中國提出專利申請又向其他國家或者地區(qū)提出申請的該中國首次申請; (六)其他對國家利益或者公共利益具有重大意義需要優(yōu)先審查。 

可以看出,本管理辦法增加了“涉及各省級和設區(qū)的市級人民政府重點鼓勵的產(chǎn)業(yè)”;“涉及互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等領域且技術或者產(chǎn)品更新速度快”以及“專利申請人或者復審請求人已經(jīng)做好實施準備或者已經(jīng)開始實施,或者有證據(jù)證明他人正在實施其發(fā)明創(chuàng)造”這三種可以申請優(yōu)先審查的情形。

(三)、擴大了專利優(yōu)先審查的申請主體范圍

根據(jù)《發(fā)明專利申請優(yōu)先審查管理辦法》,發(fā)明專利優(yōu)先審查的申請主體只能是專利申請人。根據(jù)本管理辦法第五條第二款規(guī)定:處理、審理涉案專利侵權糾紛的地方知識產(chǎn)權局、人民法院或者仲裁調解組織可以對無效宣告案件提出優(yōu)先審查請求??梢钥闯?,本管理辦法賦予了專利侵權糾紛處理機關申請專利無效優(yōu)先審查的權利。

司法實踐中,被控專利侵權人在面臨專利權人的侵權指控時,常會使用無效涉案專利的訴訟策略,專利無效請求被專利復審委受理后,專利侵權訴訟程序一般會中止,待專利無效程序結束后再行啟動。因此專利侵權訴訟中的專利無效程序很大程度上導致訴訟進程緩慢、專利權人維權成本過高。針對這種情況,本管理辦法規(guī)定了“處理、審理涉案專利侵權糾紛的地方知識產(chǎn)權局、人民法院或者仲裁調解組織可以對無效宣告案件提出優(yōu)先審查請求”,擴大了專利優(yōu)先審查請求的主體范圍,在一定程度上能緩解專利侵權訴訟因專利無效程序而導致訴訟時間過長的問題。當然,該規(guī)定在實踐中可能還需解決一些配套問題:如侵權糾紛處理或審理機關在何種情況下能向國家知識產(chǎn)權局提出優(yōu)先審查專利無效案件的請求?其是依據(jù)專利權人請求才向國家知識產(chǎn)權局提出優(yōu)先審查專利無效案件的請求或是自身可以根據(jù)案件情況主動提出優(yōu)先審查請求?

此外,本管理辦法還簡化了專利優(yōu)先審查的辦理手續(xù),列明不同適用情形的優(yōu)先審查程序所需材料,根據(jù)不同的專利類型以及程序特點分別設定相應的答復期限和結案期限, 以配合優(yōu)先審查制度適用范圍的擴展。

二、律師建議與提示

鑒于國家知識產(chǎn)權局此次制定的《專利優(yōu)先審查管理辦法》對優(yōu)先審查的專利類型以及審查階段做了較大擴展,為充分有效利用專利優(yōu)先審查制度,律師建議:

1、專利申請量較大的企事業(yè)單位,可在外部專利服務機構幫助下,進一步梳理優(yōu)化內(nèi)部專利管理流程,熟悉了解本省、本市人民政府重點鼓勵產(chǎn)業(yè),以確定擬申請專利是否屬于可以優(yōu)先審查的專利范圍;準備專利優(yōu)先審查申請的各類文書以及相關證明文件,及時答復專利審查意見通知書、避免因答復不及時而被國家知識產(chǎn)權局停止優(yōu)先審查程序。此外,還需與專利代理人加強溝通,提高專利申請文件撰寫質量,避免因申請人主動修改申請文件而導致專利優(yōu)先審查程序停止、專利審查按普通程序審查。

2、專利申請人應當充分利用本辦法的規(guī)定,熟悉了解本省、本市人民政府重點鼓勵產(chǎn)業(yè),如擬申請專利屬于國家重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)、或是本省、本市人民政府重點鼓勵產(chǎn)業(yè),或屬于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等領域且技術或產(chǎn)品更新速度快等情況,則應當根據(jù)自身具體情況,在恰當?shù)臅r機提交優(yōu)先審查請求,以縮短專利審查周期,最大程度保護自身合法權益。并按照本辦法盡快做出答復或補正。

3、專利權人因維權而提起專利侵權之訴,若被控侵權人對專利權人的專利向專利復審委提起無效請求、法院依法中止侵權訴訟,則為加快專利無效審理程序、避免侵權訴訟時間過長,專利權人應當有效利用本辦法規(guī)定的專利優(yōu)先審查制度、及時提交專利無效宣告案件的優(yōu)先審查請求。

  

李英姿律師,泰和泰律師事務所(成都)辦公室

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